跨境电商遭遇知识产权诉讼?主动防范是正道!

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跨境电商遭遇知识产权诉讼?主动防范是正道!

更新日期:

星期五, 八月 30, 2019 - 09:02

尽管目前中美贸易摩擦形势尚未缓和,仍有大量中国企业追逐着跨境电商的大潮,将产品投放到美国市场及国际市场,扩大自己的商业版图。在国内电商领域,众多卖家的法律意识尤其是知识产权意识相对薄弱,电商平台上时常出现商标、专利等知识产权侵权的现象,且因诉讼成本较高,权利人尤其是中小型企业较少提起侵权诉讼,侵权人可能继续制造、销售相关商品,因此,整个国内电商领域对知识产权保护的重视程度是相对较低的。 美国市场的情形却截然不同。美国企业的知识产权保护意识很强,近年来,中国电商遇到商标侵权、专利侵权等知识产权诉讼的几率非常高。然而,中国企业对美国的诉讼程序不熟悉,加之跨境诉讼的金钱成本和时间成本高,多数企业尤其是中小型企业在遭遇美国企业提起知识产权侵权诉讼时,抱着侥幸心理“躲起来”不应诉。

如果中国电商在美国联邦法院被告商标侵权或专利侵权,原告需要进行诉状(complaint)和法院传票(summons)的送达,按理应按照《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》(即《海牙送达公约》)送达,但该送达流程较慢,程序繁琐,费用较高,因此一些原告经常向法院请求使用电子邮件进行送达,目前来看一些法院会批准电子邮件送达的请求,这样会大大缩短送达时间,减少送达费用。根据美国联邦民事诉讼程序相关规则,送达后,被告的应诉期限一般为21天(在条件合适的情况下,被告可以请求延长应诉期限)。由此可见,若法院许可原告采用电子邮件送达的方式,中国被告面临美国商标侵权或专利侵权诉讼的准备时间是十分紧张的,处境并不乐观。那么,原告采用电子邮件送达形式是否满足美国联邦民事诉讼程序的要求?

本文拟通过近期处理过的案件,对美国原告向域外被告进行电子邮件送达的合法性进行简要分析,并在此基础上,对中国企业在跨境电商领域的知识产权合规及保护提供切实合理的建议。

《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》(即《海牙送达公约》)于1965年11月15日开放签字,并于1969年2月10日起开始生效。1991年3月2日,第七届全国人大常务委员会第十八次会议决定批准我国加入《海牙送达公约》,该公约于1992年1月1日起对我国生效,并成为我国域外送达文书的主要途径。美国亦是该公约的成员国之一,依据《海牙送达公约》的规定,美国原告若要起诉中国被告,其应当把法院传票(summons)、诉状(complaint)等文件翻译成中文,通过正规渠道邮寄到中国司法部,中国司法部审核后转寄中国被告。但是《海牙送达公约》制定于1965年,当时电子通讯尚未普及,公约并没有规定电子邮件送达。而今计算机和互联网的发展迅速,全球普及程度很高,当涉及跨境诉讼时,传统送达可能需要几个月以上,电子邮件却在瞬间完成送达,且在一些纠纷中,电子邮件是被告唯一的联系方式。美国国内对电子邮件送达是十分谨慎的,美国《联邦民事诉讼程序规则》(Federal Rules of Civil Procedure)没有直接规定电子邮件送达,当原告被告均在美国本土时,只有在对被告按照现行法律送达了纸质传票和诉状(a paper copy of the summons and complaint)后,才可进行电子邮件送达(如果受送达人反对,美国法院仍不能将电子邮件送达视为有效送达)。在涉及外国被告的诉讼中,因传统方式送达不能或网络案件的特殊性等因素,美国联邦法院对向域外被告采用电子邮件送达传票和诉状(summons and complaint)这一行为持较为宽松的态度。

美国法院对域外企业和个人送达的成文法依据是《联邦民事诉讼程序规则》(Federal Rules of Civil Procedure)第4(f)条,其中规定域外送达方式包括(1)采用国际条约规定的方式送达;或者(2)在没有国际协定时合理送达(包括采用外国法律规定的送达方式、外国官方答复调查委托书或请求函时指示的方式或者在外国法律没有禁止的情况下,进行个人送达或邮寄送达);或者(3)采用其他不为国际条约所禁止的方式。

此外,在Mullane案(即Mullane v. Central Hanover Bank & Trust Co.,339 U.S. 306 (1950))中,美国联邦最高法院认为,美国宪法第十四修正案的正当程序(Due Process)条款要求送达的方式必须是“在任何情况下,合理适当地通知利害关系人有关诉讼进程并使其有机会提出他们的异议,通知必须合理地披露了必需的信息并为当事人出庭提供合理的时间”,因此,正当程序条款是进行电子邮件送达的宪法基础。

Rio案(即Rio Properties, Inc. v. Rio International Interlink, 284 F.3d 1007, 1015(9th Cir.2002))是美国联邦法院首次确认对美国域外当事人采用电子邮件进行送达的判例。Rio案涉及的是向哥斯达黎加(非《海牙送达公约》成员国)一家从事网上博彩业务的公司送达文书,该公司业务全部通过网络或免费电话开展。在Rio案中,原告唯一能和被告联系的地址是被告在其广告和网站上公布的电子邮件地址。美国联邦上诉法院认为可以适用《联邦民事诉讼程序规则》第4(f)(3)条,送达方式不为国际条约所禁止即可,并且认为第4(f)(3)条规定的送达方式与第4(f)(1)条和第4(f)(2)条规定的送达方式是相互独立的,之间不存在适用的先后顺序问题。此外,法院认为Mullane案确立的正当程序条款允许采用合理的通讯方式进行送达,就该案的事实,电子邮件是被告在其和原告交易中明确倾向使用的交流方式,因此使用电子邮件送达是合乎宪法的正当程序条款的。

Rio案的判决在随后的系列案件中被其他法院所追随。例如,Ryan案(即Ryan v. Brunswick Corp, No.02-CV-133(E)F, 2002 WL 1628933(W.D.N.Y. May31, 2002))中,纽约西区地区法院在该案中认为无法采用传统送达方式对被告进行送达,而电子邮件是被告在其网站上列出的业务联系方式和通讯方式,因此采用电子邮件送达不为国际条约禁止且符合正当程序要求。

FTC案(即Federal Trade Commission v. PCCare247 Inc. et al, No.12 Civ. 7189, 2013 WL841037(S.D.N.Y.2013))涉及的是美国和印度这两个《海牙送达公约》的缔约国,该案中法院认为,虽然两国均为公约成员国,但通过电子邮件和“脸书”进行送达并不为公约所禁止,被告通过互联网和电子邮箱实施欺诈,其中一个邮箱还被用于与原告和法院联系,大量证据证明拟受送达的电子邮件和“脸书”账号为被告所使用,因此法院认为可以依据《联邦民事诉讼程序规则》第4(f)(3) 条允许原告通过电子邮件和“脸书”进行送达,且符合正当程序条款的要求。

虽然《海牙送达公约》所规定的送达渠道是强制性的,且并未直接允许法院通过电子邮件进行域外送达,但是目前通过诸多美国法院判例可以看出,自2002年Rio案以来,美国对域外电子送达的态度是开放积极的。甚至,在2015年11月的Sulzer案(即Sulzer Mixpac AG v. Medenstar Industries Corp., 312 F.R.D.329. (S.D.N.Y. 2015))中,纽约南区联邦地区法院认为,虽然中国对《海牙送达公约》第十条声明保留,但是第十条规定的“通过邮寄途径直接向身在国外的人送交司法文书”中的“邮寄途径”不包括电子邮件,因此,使用电子邮件送达不会因中国对《海牙送达公约》第十条的声明保留而被公约禁止,故,允许原告(一家瑞士公司)通过电子邮件向中国境内的被告送达文书。

当然,美国联邦法院并未否认《海牙送达公约》作为国际条约的效力。在Rio案中,上诉法院在肯定电子邮件送达的同时也指出,在裁决是否允许电子邮件送达时,法院应就个案中电子送达的局限性和优势进行权衡。因此,联邦地区法院根据立法赋予的自由裁量权,在面对域外电子送达问题时采用Rio案确立的个案权衡标准进行判断,并非一概允许向域外被告进行电子邮件送达。 

近期一则案件中,伊利诺伊北区联邦地区法院(以下简称“伊利诺伊北区法院”)便驳回了原告的域外电子邮件送达申请。原告LUXOTTICA GROUP S.p.A.和Oakley,Inc.拥有多个与Ray-Ban和Oakley品牌太阳镜、服装和配饰相关的商标,他们对居住在中国境内及其他域外的906名域名所有者以及eBay和阿里巴巴电商平台上的运营商提起了诉讼,称其涉嫌提供和销售假冒商品。其中6名被告,动议驳回原告的诉讼请求,辩称原告通过电子邮件送达传票和诉状,违反了《海牙送达公约》。该动议获得了伊利诺伊北区法院的支持,法院的理由主要有以下三点:

首先,伊利诺伊北区法院认为《海牙送达公约》不予适用的前提是文书的受送达人地址不明,而本案中原告实际知晓被告地址,故意逃避《海牙送达公约》。本案中原告在被告的网店购买过产品并寄送到原告的伊利诺伊州地址,原告提交了网页截图却未向法院指明截图上所载被告的联系邮箱或地址,未告知法院其已与被告联系过,以及被告产品的包装纸上表明了退货地址等诸多细节使法院认为原告没有采取合理努力来确定被告的邮寄地址,原告未能证明被告的地址未知,因此本案应当适用《海牙送达公约》;

其次,原告仅声称中国中央机关进行送达的时间很长,但未能证明中方拒绝依据《海牙送达公约》进行司法协助,因此原告未能证明因中方行为而不适用《海牙送达公约》;

最后,关于电子邮件送达是否被《海牙送达公约》允许。原告引用了中国国内民事诉讼法及《海牙送达公约》,并引述了前述Sulzer案,认为使用电子邮件送达未被《海牙送达公约》禁止,但伊利诺伊北区法院并未采纳该意见。伊利诺伊北区法院称第七巡回法院(上诉法院)对此没有先例可循,本地区曾有一判决承认电子邮件送达符合《海牙送达公约》的规定,但是该判决未进行进一步解释说明,因此,伊利诺伊北区法院拒绝遵循该判决,且认为原告未证明在中国通过电子邮件送达符合《海牙送达公约》的规定。

需要注意的是,虽然伊利诺伊北区法院反对电子邮件送达,但该案存在一定的特殊性:首先,原告在证明其未寻得被告有效送达地址这一点上存在诸多明显瑕疵,有故意规避《海牙送达公约》之嫌;其次,伊利诺伊北区法院未能获得上诉法院在该问题上的有效判决,因此缺乏判例指引;最后,法院指出在过去五年中,906名被告中只有6名应诉,由此可见积极应诉方能采取进一步行动以保护自身权益。

综上所述,我们认为美国法院对于域外电子邮件送达,整体上持宽松态度,且各州法院对该问题进行利弊衡量后得出的结论存在差异,因此,中国电商应谨慎起见,避免对《海牙送达公约》在美国诉讼中的效力抱有过高的期待。例如近期,我们处理过一起中国电商在佛罗里达南区联邦地区法院被诉商标侵权的案件,法院延续了Rio案判决,允许原告使用电子邮件和网页公告进行送达,认为前述方式并未被《海牙送达公约》禁止,且满足了正当程序要求。因案件尚未审结,无法披露具体信息,但本案更值得关注的一点是,本案中原告无需提前告知被告,在请求通过电子邮件送达的同时,直接申请了临时禁止令、初步禁止令以及转移资产禁令,手段十分严格,例如,禁令期间,被告及被告的高管、雇员、子公司、经销商等禁止制造、销售涉嫌侵权的产品、停止使用被诉侵权商标,被告不可转让网络店铺的所有权,相关支付平台限制被告账户资金转移等等,对该商家造成了极大的经济损失,大大阻碍了其业务发展。此外,因被告未应诉,原告还申请了延长禁令期限。

通过上述对美国联邦法院相关案例的分析,针对中国电商近几年来频频在美国遭遇商标侵权、专利侵权等诉讼的被动局面,我们给出如下几点建议: 首先,中国电商应当提高商标、版权、专利和商业秘密等知识产权保护意识,在争议发生之前做好防范措施。针对商标、版权、专利和商业秘密,不同的权利类型有不同的保护方式,每种保护方式具有不同的保护范围,各自存在优劣势,MT律所此后会在其他文章中对此进行分析说明,并根据每种保护方式的优势和劣势,帮助客户构建国际知识产权架构,敬请期待。就商标而言,虽然市场上确实存在一些依靠“山寨”获利的企业,但是很多跨境电商并无侵犯商标权的恶意,而是由于自身缺乏商标保护意识,将产品销售到国外却未及时办理商标注册,极易遭遇商标被抢先注册的情形,或被诉商标侵权而需支付巨额赔偿。从经济角度考虑,在诉讼中,企业可能要支付高额费用以获得商标使用权以及因诉讼被冻结账户等等,但是若企业具有前瞻性,提前注册商标,注册成本远远低于诉讼成本;从自身名誉及长远发展来看,企业一旦在平台遭到投诉或被起诉侵权,很可能因此失去国际市场。近年来,亚马逊、阿里巴巴国际站、速卖通、WISH等平台对于品牌备案和商标侵权方面的制定了较为详细严格的规则,防止跟卖或商标侵权。因此,跨境电商所面临的市场形势亦要求其做好商标注册工作,从而尽可能避免在电子商务平台销售过程中的侵权纠纷。

国际企业之间的竞争已从商品竞争转入品牌较量,而商标注册是提升品牌信誉和获得法律保障的最佳方式。商标不仅代表着商品或服务的品质、是企业重要的无形资产,更是企业知识产权受到侵害时的有力武器。已经在国内形成较高知名度的品牌或者即将投入美国市场的品牌,更应特别注意美国商标注册和保护的相关事宜。我们建议跨境电商进行国际知识产权布局,其中,中国企业/个人申请美国商标注册的主要途径有两个,一是根据《美国商标法》(亦称《兰哈姆法》,Lanham Act)的规定,直接向美国专利商标局(The United States Patent and Trademark Office,简称“USPTO”)申请注册,二是根据《商标国际注册马德里协定有关议定书》(简称《马德里议定书》)的规定,申请马德里商标国际注册并将商标有效地延伸至美国。在实际申请过程中,通过申请马德里商标国际注册并将商标有效地延伸至美国时,申请人时常会收到USPTO发出的审查意见书。这是因为美国在加入马德里联盟时,对《马德里议定书》的某些条款做了保留或声明,因此,选择通过《马德里协定书》申请美国商标时,大多数情况下申请人还是需要雇佣美国律师回应商标局的质疑或其他行动。

综合考虑申请费用和申请流程,我们认为,通过律师直接向美国专利商标局申请注册美国联邦商标更具优势。此外,美国时间2019年7月2日, USPTO宣布新规,自2019年8月3日起,要求居住在美国境外的商标申请人、注册人以及商标复审和上诉委员会程序(TTAB)中的有关各方应聘用一名在美国拥有执业资格的商标律师。通过专业商标律师申请美国联邦商标,费用合理,且大大减轻了企业的工作负担。

其次,若已经产生诉讼,建议中国电商积极应诉,不要抱着侥幸心理“躲避”诉讼。如果法院进行缺席审判,原告胜诉后,其依据判决书可以申请各个电商平台先行终止中国被告电商的销售,并要求电商平台对被告电商的账户予以冻结。如果中国电商认为自己没有得到有效送达,要求美国法院撤销判决,不仅面临较小的撤销判决的可能性(通过前述案例分析可见美国对电子邮件送达的态度),还将为冗长复杂的诉讼流程付出更多的诉讼成本,承担更多实际经济损失。我们认为前述成本和损失远远超过积极应诉及提出商标异议进行自我保护所付出的成本。此外,若被告应诉,依据手中的有利证据还可反诉原告恶意诉讼等,积极维护自身权益。

此外,我们鼓励中国电商,在获悉被起诉后,尽快联络其他被告,合力应诉,一方面可以分摊诉讼成本,另一方面可以整合各个被告的资源(例如收集大量证据理清案件事实),从而充分挖掘原告诉讼策略中存在的瑕疵,增加抗辩成功的概率,或者获取更有利的谈判地位等。

最后,抛开商标侵权诉讼的最终判决结果不谈,目前从大量案例可见,美国原告在知识产权诉讼中往往会申请两个非常重要的诉前禁制令,一为“临时禁止令”(TRO,即Temporary Restraining Order),二为“初步禁止令”(Preliminary Injunction Order),这两个禁令足以对海外商家造成极大打击。临时禁止令的时效非常短,法院可以采取冻结店铺等手段,而且,从权利人起诉到下发临时禁止令,法院不会通知商家任何信息,以免被告商家作出下架涉案假冒产品、转移其在电商平台的资金等行为。法院下发临时禁止令后不久,会随即下发初步禁止令,其下发条件基本和审判后作出的永久禁止令相同,要求申请人必须表明(1)有胜诉的现实可能性;(2)若不给予禁令将会造成难以弥补的损害;(3)申请人与被告可能遭受的损害的权衡;(4)给予禁令有利于公共利益。因此,一旦法院下发初步禁止令,从案件事实上来看被告很可能败诉,在此情况下若消极躲避诉讼,一是原告可能申请延长禁止令,二是最终导致针对商户的缺席判决。 知识产权侵权,包括商标侵权、专利侵权、侵犯商业秘密等,而商标侵权和专利侵权则是跨境电商的高危区域。一方面,目前电商平台管控严格,收到投诉后可能采取冻结账户等措施;另一方面,涉及侵权诉讼后,严格的禁令措施会大大打击商家的商誉和经营能力。中国企业若想在国际电商平台上长久地占有一席之地,必须建立其品牌意识,打造自己的知识产权布局,提前注册商标以防范未来的商标纠纷。在经营过程中,加大对自身产品的自查和审核力度,及时下架存在侵权隐患的产品。若侵权纠纷发生,建议寻求专业律师帮助,积极应诉或与对方协商和解,主动维护自身权益。

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